當"巧克力"遇上商標先用權，它還是原來的味道嗎?

文\張凱?

北京岳成律師事務所上海分所律師

AMATLLER是來自巴塞羅那的極品巧克力，濃厚的南歐風味。創(chuàng)建于1797年的AMATLLER，是歐洲最?有名最有品味的巧克力品牌之一。AMATLLER 曾經請著名畫家慕夏為自己的產品繪制海報，由此便誕生了美術界耀眼的瑰寶，慕夏生平相當著名的代表作。但是，當“巧克力”遇上商標先用權，它還是原來的味道嗎？

【案情簡介】

2012年，案外人C公司分別注冊了第9839097號“黑蔓”商標、第9851923號“AMATLLER”商標。C?公司授權A公司為“黑蔓”、“AMATLLER”品牌的中國總代理，許可其使用“黑蔓”、“AMATLLER”商標，并授權A公司可以就侵害商標權的行為以自己的名義提起訴訟。B 公司自 2006年起從西班牙SimonColl廠家直?接進口銷售標有“AMATLLER”商標的巧克力產品，并使用“黑蔓”作為該商品中文品牌名稱。之后，A公司?在市場上發(fā)現B公司銷售黑善巧克力，遂提起商標權侵權之訴。訴訟中，B公司提出商標先用權的抗辯。?

【裁判要旨】?

本院再審認為，《中華人民共和國商標法》第五十九條第三款規(guī)定旨在保護善意的商標在先使用人的合法權利，?對該款中“一定影響”的認定可從在先商標的持續(xù)使用時間、使用范圍及商品銷售數量等方面進行考量。本案中，?根據B公司一、二審及再審中提供的證據看，B公司早在涉案注冊商標的申請日之前，已經在其進口并銷售的巧克力商品的原包裝上使用了AMATLLER英文標識，在其中文標貼上使用了“黑蔓”中文標識。

?而“AMATLLER”作為西班牙一個古老家族的姓氏，沒有固定含義，“黑蔓”為一種罕見的植物名稱，B 公司將該兩權標識用于巧克力商品上，具有較強的顯著性，客觀上指向了該商品的來源。同時，B公司在商品包?裝、商品交易文件以及商業(yè)展示活動中大量使用該標識，并通過較長的使用時間，較大的進口銷售數量，較廣的?銷售范圍和較知名的銷售區(qū)域，使相關公眾亦借助該標識與B公司之間建立了較為固定的聯系。因此，可以認定?“AMATLLER”與“黑蔓”標識在巧克力商品上已經實質上產生了識別商品來源的功能，并具有一定的影響。?且 B公司并未脫離原有范圍使用該標識，該使用行為完全符合前述法律規(guī)定的情形。故A公司無權禁止遠怡公司繼續(xù)使用涉案“AMATLLER”英文標識，其要求 B公司停止侵權、賠償經濟損失的訴訟請求不應予以支持。

?【法律評析】

?商標先用權是商標在先使用人針對注冊商標專用權人禁止權的抗辯權。本案即被告依據商標先用權進行抗辯?的一則成功案例。2014年5月1日實施的《商標法》第五十九條第三款，可謂是對商標先用權的首次立法體現。那么，在運用商標先用權進行抗辯時，應當滿足什么條件呢??

1、在注冊商標申請日之前即具有在先使用的事實?

在注冊商標申請日之前就存在先使用商標的行為，這是構成商標先用權抗辯的首要條件，如果沒有時間上的?在先使用事實，就不會產生相關的權利。需注意的是，請求保護的注冊商標的申請時間須商標權人舉證證明.而?先用權人要舉證證明其先于請求保護注冊商標申請日前的使用行為。

?2、在同一種商品或類似商品上使用相同或近似的商標?

注冊商標專用權的保護范圍以核準注冊的商標和核定使用的商品為限，如果在先使用的商標和在后注冊的商?標不構成相同或者近似，或者使用的商品不屬相同或者類似商品，那么就不存在發(fā)生混淆的可能性，商標在先使用人可以繼續(xù)使用。

?3、在先使用的商標具有一定影響

?對“一定影響”的認定標準不宜要求過高，如果先用權人能舉證證明在先商標有一定的持續(xù)使用時間。區(qū)域。?銷售量或廣告宣傳等，通常應認定其有一定的影響力。

?4、先用權人是否在原有范圍內使用

?原有范圍的判斷需要區(qū)分使用時間、使用地域及使用方式等。如果先用權人在注冊商標電請日之前和之后一?直在同一種商品上使用，并且在地域范圍和行業(yè)領域、宣傳方式等方面均保持一貫性，則構成在原有范圍內使用的要求。

?綜上，商標先用權是在商標侵權中常用的抗辯的理由，但是要想成功適用該抗辯理由，需要滿足先用權的構?成要件，其中，最重要的就是能夠提供足夠的證據證明主張，所以日常的商標維護中，我們需要注意保留商標使?用的證據。?

【法條速遞】?

《商標法》第五十九條第三款

?商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或?者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續(xù)使用該商標，但可以要?求其附加適當區(qū)別標識。